실용신안 특허 동일한 발명이 2이상 특허출원이 있다면, 후출원이 먼저 심사되는 경우는?

 

실용신안 특허 동일한 발명이 2이상 특허출원이 있다면, 후출원이 먼저 심사되는 경우는?

 

 

 

Q. 동일한  발명에  대하여  다른  날에  2이상의  특허출원이  있는  때에는  먼저  특허출원한  자만이  그  발명에  대하여  특허를  받을  수  있으나,  후출원이  먼저  심사가  진행되는  경우에는  어떻게  처리됩니까?

 

 

A. 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 실용신안 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받는 것이 가능하게 됩니다. 만약 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있는 것입니다.

 

 

협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는, 어느 출원인도 그 발명에 대하여 실용신안 등록을 받는 것이 불가능합니다. 이는 특허법 제36조에 나와 있습니다. 심사절차상으로는 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 혹은 등록공고 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야만 하는 것입니다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 않게 됩니다. 이는 특허법시행규칙 제40조에 나와 있습니다.

 

 

Q. 어떤  새로운  제품을  개발하여  특허출원을  하였습니다.  그러나  나중에  선행기술을  조사하는  과정에서  동일한  발명이  제3자에  의하여  실용신안으로  같은  날에  출원된  것으로  확인되었는데,  이  경우에는  어떻게  처리됩니까?

 

 

A. 특허요건 중 선원의 문제는 특허출원과 실용신안등록출원 간에도 적용이 되게 됩니다. 특허출원에 있어 선.후원이 문제되는 것은 발명의 내용이 동일한 경우의 처리문제로서 발명의 동일성 여부에 대하는 판단기준은 경합관계에 있는 특허출원의 특허청구범위에 기재된 사항끼리 대비하여 판단하게 되는 것입니다.

 

 

따라서 질문의 경우에, 실용신안 특허출원의 청구범위와 실용신안등록출원의 청구범위를 비교하여 동일한 경우에는 선출원주의에 의하여 처리하게 될 것입니다. 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 당사자 간의 협의에 의하여 정할 수 있습니다. 그러므로, 당사자 상호간 혹은 특허청장의 지시에 의하여 협의절차를 진행할 수 있을 것입니다. 다만, 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 다같이 특허를 받는 것이 불가합니다.