발명특허/실용신안출원 심사기준_신규성 판단시 유의사항 (제주시특허 서귀포시특허 서귀포특허 제주특허 무료상담 변리사)
4.4 신규성 판단시 유의사항
(1) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 각각 상·하위개념으로 표현된 경우에는 다음과 같이 취급한다.
① 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 여기서 「상위개념」이란, 동족적(同族的) 또는 동류적(同類的)사항의 집합의 총괄적 개념 또는 어떤 공통적인 성질에 의하여 복수의 사항을 총괄한 개념을 의미한다.
(예1)
청구항에 기재되어 있는 발명이 금속으로 기재되어 있고 인용발명이 구리(Cu)로 기재되어 있는 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.
② 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용발명이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 다만, 출원시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 발명을 자명하게 도출할 수 있는 경우에는 하위개념으로 표현된 발명을 인용발명으로 특정하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 부정할 수 있다. 이 때 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 또는 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 자명하게 도출될 수 있다고 할 수 없다.
(예1)
청구항에는 전력수송용 초전도 케이블 재료로서 은이 기재되어 있고 인용문헌에는 금속 재질의 초전도 케이블이 공지되어 있는 경우, 전력수송 분야에서 초전도 현상을 이용하기 위해 케이블의 재질로서 은을 사용하는 것은 주지관용기술에 해당한다면 금속 재질의 초전도 케이블로부터 은으로 된 초전도 케이블은 자명하게 도출될 수 있는 것이므로 신규성이 부정될 수 있다.
(2) 신규성 판단시에는 청구항에 기재된 발명을 하나의 인용발명과 대비하여야 하며 복수의 인용발명을 결합하여 대비하여서는 안 된다. 복수의 인용발명의 결합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이며, 신규성의 문제가 아니다.
다만, 인용발명이 다시 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예 : 어떤 특징에 관하여 보다 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 인용발명에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 인용발명에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다.
(3) 마퀴시 타입의 청구항 등 하나의 청구항에 2이상의 발명이 기재된 경우(복수의 청구항이나 구성요소를 택일적으로 인용하거나 기재하는 경우 등)에 대하여는 하나의 선행기술로 각각의 발명에 대하여 신규성이나 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 수 있다. 또한, 청구항에 기재된 발명에 대하여 동일한 인용발명으로, 또는 인용발명을 달리하여 신규성이 없다는 거절 이유와 진보성이 없다는 거절 이유를 동시에 통지할 수 있다.
(4) 하나의 인용문헌에 2 이상의 실시예가 개시되어 있는 경우 2 이상의 실시예를 인용발명으로 각각 특정하고 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서는 안된다. 인용발명의 결합에 의한 특허성의 판단은 신규성의 문제가 아니라 진보성의 문제이기 때문이다. 다만, 당해 기술분야의 출원시의 기술상식으로 고려할 때 2 이상의 실시예로부터 하나의 인용발명이 자명하게 도출되는 경우에는 그러하지 아니하다.
(5) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재된 발명의 경우 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이 출원전에 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 이를 인용발명으로 하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단할 수 있다.
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