특허/실용신안 심사기준_특허 신규성 판단 / 청구항에 기재된 발명의 특정 (포천시특허 여주군변리사 연천군특허 가평군변리사 양평군특허 동안구변리사 무료상담)

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4. 신규성 판단

 

(1) 신규성 판단은 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1에 해당하는지 여부에 대한 판단이다. 즉, 청구항에 기재된 발명이 특허법 제29조제1항 각호의1의 발명과 동일하면 신규성이 없는 발명이며, 동일하지 않으면 신규성이 있는 발명이다.

 

(2) 청구항은 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이므로(특§42④) 발명의 동일성은 원칙적으로 청구항에 기재된 사항으로부터 특정되는 발명의 동일성 여부에 의하여 판단한다.

 

(3) 특허청구범위에 청구항이 2이상 있는 경우에는 청구항마다 신규성을 판단한다.

 

4.1 청구항에 기재된 발명의 특정

 

4.1.1 발명의 특정의 일반 원칙

 

(1) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다.

청구항에 기재된 용어는 용어의 의미가 발명의 상세한 설명에 명시적으로 정의되어 특정한 의미를 가지는 경우를 제외하고는 그 용어에 대해 당해 기술분야에서 통상적으로 받아들여지는 의미 및 범위를 가지는 것으로 해석한다. 문언의 일반적인 의미를 기초로 출원시의 기술 상식을 고려하여 그 문언에 의해 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰함으로써 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.

 

(2) 청구항 기재 발명의 기술구성이 명확히 이해될 수 있는 경우, 발명의 기술 내용을 특정함에 있어서 청구항의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명이나 도면의 기재에 의하여 제한 해석해서는 안 된다.

발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재되어 있으나 청구항에 기재되어 있지 않은 사항은 청구항에는 기재되지 않은 것으로 하여 발명을 특정하고, 반대로 청구항에 기재되어 있는 사항에 대해서는 반드시 고려하여 발명을 특정하여야 한다. 비록 발명의 상세한 설명 또는 도면에 의하여 청구항에 기재된 사항을 이해하는 데 참작은 하더라도 청구항의 일부가 아닌 한정 사항을 청구항으로 가져와 특정하지 않는 것이 중요하다. 예를 들어 청구항에 기재된 사항이 실시예보다 포괄적인 경우 발명의 상세한 설명에 기재된 특정 실시예로 제한 해석하여 신규성, 진보성 등을 판단해서는 안 된다.

 

(예1)

청구항에 ‘크림’이 기재되어 있고 상세한 설명에는 실시예로서 ‘팥소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림’이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 상세한 설명의 실시예로 제한 해석해서는 안 된다.

 

(예2)

청구항에 ‘박막형 탐침부재’만으로 기재되어 있고 상세한 설명에 ‘탐침부재의 첨부에 길이 방향으로 특정패턴이 형성되어 있다.’라고 기재되어 있는 경우, ‘박막형 탐침부재’만으로도 발명이 명확하므로 탐침부재의 첨부에 상세한 설명의 특정패턴이 형성된 것으로 제한 해석해서는 안 된다.

 

(예3)

청구항에 브러시 롤러의 회전방향에 대한 기재가 없고 도면에만 브러시 롤러가 회전체의 방향으로 회전한다는 내용이 개시되어 있는 경우, 청구항의 기재만으로 발명이 명확하므로 브러시 롤러의 회전방향을 도면에 표시된 회전방향으로 제한 해석해서는 안 된다.

 

(3) 출원인이 어떤 용어를 당해 기술분야에서 통상적인 의미가 아닌 특정한 의미를 갖도록 하기 위해 상세한 설명에서 그 용어의 의미가 당해 기술분야에서 이해되는 통상적인 의미와 다르다는 것이 통상의 기술자에게 명확히 이해될 수 있도록 명시적으로 정의한 경우에는 그 용어는 그 특정한 의미를 갖는 것으로 해석한다.

이 때 청구항에 기재된 용어의 개념에 포함된 하위개념만을 단지 발명의 상세한 설명 또는 도면 중에 기재하였다는 것만으로는 여기서 말하는 명시적인 정의에 해당하지 않는다고 본다.

 

(참고)

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다(대법원 1998.12.22.선고 97후990 판결 참조).

 

(4) 청구항에 기재된 용어의 의미가 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명이 파악 가능한지 살펴보고, 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 발명의 파악이 가능한 경우에는 명세서 등 기재불비와 신규성에 대한 거절이유를 일괄하여 통지할 수 있다.

 

(5) 발명의 상세한 설명 또는 도면 및 출원시의 기술상식을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확하여 발명을 특정할 수 없는 경우에는 신규성에 대한 심사를 하지 않고 명세서 등의 기재불비를 이유로 거절이유를 통지한다.

 

 

4.1.2 특수한 표현을 포함하는 경우의 발명의 특정 원칙

 

(1) 작용, 기능, 성질 또는 특성(이하 ‘기능·특성 등’이라 한다)을 이용하여 물건을 특정하는 경우

청구항을 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재할 수 있으므로, 청구항에 기재된 기능·특성 등이 발명의 내용을 한정하는 사항으로 포함된 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 해석할 수는 없다. 청구항에 기능·특성 등을 이용하여 물건을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우, 상세한 설명에서 특정한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는 원칙적으로 그 기재는 그러한 기능·특성 등을 갖는 모든 물건을 의미한다고 해석한다. 다만, 출원 시의 기술 상식을 참작할 때 그러한 기능·특성 등을 가지는 모든 물건 중에서 특정한 물건을 의미하고 있다고 해석해서는 곤란한 경우가 있을 수 있다는 사실에 유의하여야 한다.

 

(예1)

청구항에 「플라스틱 부재를 상호 선택적으로 접합하는 수단」이 기재되어 있는 경우, 여기서 「선택적으로 접합하는 수단」은 자석 등과 같이 플라스틱 재질의 부재를 선택적으로 접합하는데 사용되기 곤란한 접합 수단은 포함되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다.

 

(2) 용도를 한정하여 물건을 특정하는 경우

청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 상세한 설명 및 도면의 기재와 해당 기술분야의 출원시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하는 것으로 해석한다. 청구항에 기재된 모든 기술적 특징을 포함하는 물건이라도 당해 용도로 사용되는데 부적당하거나 또는 그 용도로 사용되기 위해서 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 그 물건에 해당하지 않는 것으로 취급한다. 예를 들어 「～의 형상을 가진 크레인용 훅」은 크레인에 이용하는 데에 특히 적합한 크기나 강함 등을 보유하는 구조의 훅을 의미하고 있다고 해석하고, 동일한 형상의 「낚시용 훅」과는 구조면에서 상이한 물건을 의미한다고 해석하는 것이 적절하다.

만약, 명세서 및 도면의 기재와 출원시의 기술상식을 참작할 때 용도를 한정하여 특정하려는 물건이 그 용도에만 특별히 적합한 것은 아니라고 인정되는 경우에는, 용도 한정 사항이 발명을 특정하는데 어떤 의미도 갖지 않는 것으로 해석하여 신규성 등의 판단에 영향을 미치지는 않는 것으로 취급한다.

 

(예1)

청구항에는 중량과 두께가 수치적으로 한정된 농업용 엠보싱 부직포가 기재되어 있고, 출원전 발행된 카탈로그에는 상기 수치한정 범위에 포함되는 엠보싱 부직포가 개시되어 있는 경우, 출원시 기술상식을 참작할 때 청구항의 부직포가 농업용으로 특히 적합하여 구조적인 변형을 가져오는 것은 아니라고 인정된다면 용도 한정 사항은 발명을 특정하는 데 어떤 의미도 갖지 않게 되어 출원발명은 카탈로그에 개시된 발명에 의해 신규성이 부정된다.

 

(3) 제조 방법으로 물건을 특정하는 경우

물건 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 출원발명의 신규성·진보성 등을 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교한다. 여기서 위 특별한 사정은 물건의 구조나 물성 등 출원시 당해 기술분야에서 통상적인 방법으로 물건을 특정하는 것이 어려운 경우와 같이 극히 예외적으로 인정된다.

청구항 중에 제조 방법에 의하여 생산물을 특정하려고 하는 기재가 있는 경우에는 상세한 설명에서 특별한 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는, 그 기재는 최종적으로 얻어진 생산물 자체를 의미하고 있는 것이라고 해석한다. 따라서 청구항에 기재된 제조방법과는 다른 방법에 의해서 동일한 물건이 제조될 수 있고 그 물건이 공지인 경우라면 당해 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다. 출원인이 「오로지Ａ의 방법에 의해 제조된Ｚ」와 같이 기재하여 특정한 방법에 의하여 제조된 물건만으로 청구범위를 한정하려고 하는 것이 명백한 경우라도 동일하게 취급한다.

 

(예1)

판자를 보호받고자 하면서 청구항에는 ‘파도형의 칼날이 길이방향으로 연속하여 형성된 칼을 이용하여 절삭하는 공정에 의해 형성된 판자’라고 기재한 경우, 당해 기술분야는 판자의 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없는 것으로 인정되므로 신규성을 판단할 때는 제조방법 자체는 고려할 필요 없이 제조방법에 의해 특정되는 판자만을 인용발명과 대비하면 된다. 출원발명과 인용발명을 비교하여 보면 모두 천연 상태의 줄무늬 단면에 물결 내지 구름문양이 나타나 있으므로 동일한 발명으로 볼 수 있다.

 

(예2)

알루미늄 합금 형상물을 청구하면서 청구항에는 상기 합금 형상물이 수용성 아민화합물에 침지하는 공정 및 열가소성 수지와 직접적으로 일체로 사출 성형되는 공정을 거쳐 형성된다고 기재한 경우, 기술상식을 참작할 때 결합구조나 모양 또는 강도 등에 대하여 방법적으로 기재하는 것 외에는 청구항에서 의도하는 형상물을 구체적으로 표현하기 어려운 특별한 사정이 인정되므로, 신규성 등을 판단할 때는 방법적 기재를 고려하여야 한다.

 

(4) 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 경우

청구항의 기재형식에 따라 청구항의 기술적 범위에 차이가 발생하는 것은 아니므로 청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재한 이른바 젭슨 형식(Jepson type) 청구항의 경우라도 전제부를 포함한 전체로서 발명을 특정한다.

이 때 전제부에 기재되었다는 사실만으로 전제부에 기재된 구성요소들이 공지된 것이라고 판단해서는 곤란하다. 왜냐하면 청구항에 기재된 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 청구범위의 기재 형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니기 때문이다. 설령 전제부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것이라고 하더라도, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 발명 전체의 기술사상이 판단의 대상이 되는 것이므로, 그 중 공지된 전제부를 제외한 나머지 특징부의 구성요소만으로 선행기술과 대비하여서는 안 된다.

 

(예1)

특징부에 기재된 구성은 인용발명에 모두 기재되어 있으나 전제부의 구성요소인 점화플러그, 송풍기 등은 인용발명에 기재되어 있지 않은 젭슨 형식의 출원발명의 경우, 상기 점화플러그, 송풍기 등이 전제부에 기재되었다고 하여 곧바로 공지되었다고 볼 수 있는 것은 아니며 더욱이 청구항 발명은 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로, 전제부의 구성요소를 포함하지 않는 인용발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안 된다.

 

(참고)

청구항을 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식(통상 젭슨 형식(Jepson type)으로 부르는 방식)에 있어서, 전제부는 ① 발명의 기술분야를 한정하는 경우, ② 발명의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, ③ 공지의 기술로 생각하여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 의미로 이해될 수 있으며, 특징부는 전제부와 조합되어 보호받고자 하는 당해 발명의 기술적 특징을 말한다.

 



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